从“FULL-2 WAY”案谈英文商标显著性的审查

从“FULL-2 WAY”案谈英文商标显著性的审查
一、案情简介
第5150318号“FULL-2WAY”商标由松下电工株式会社（以下称松下电工）于2006年2月7日向商标局提出注册申请，指定使用在第9类遥控仪器、配电盘、配电盘(电)、变光开关、自动定时开关、传感器、光学纤维、照明遥控装置、继电器、指示器(电)商品上。商标局经审查认为：“FULL-2WAY”含义为“多重传送全2线式”，直接表示了商品的技术特点，根据《商标法》第十一条第一款第（2）项、第二十八条的规定，驳回其注册申请。松下电工不服商标局之驳回决定，向商标评审委员会（以下称商评委）提出复审，商评委亦认为， “FULL-2WAY”可理解为“多重传送全2线式”，使用在指定商品上，直接表述了商品的技术特点，不具有商标的显著特征，遂对该商标予以驳回。松下电工对此决定不服，起诉至法院，经一审及二审后，北京市第一中级人民法院与北京市高级人民法院均认为“FULL-2WAY”不属于直接描述性标志，具有显著性。主要理由为：商评委未举证证明申请商标“FULL-2WAY”具有固定的含义且该固定含义与指定商品的特点有关，且对于该商标指定商品的相关消费者而言，难以将其直接认知为“多重传送全2线式”；商评委也未提交证据证明同业经营者亦通常使用“FULL-2WAY”描述指定使用商品的相应特点，故对于相关消费者及同业经营者而言，该商标均不属于直接描述性标志。
案情显示，在商标显著性的判断上，商标主管部门与法院之间存在不一致之处，本文拟以“FULL-2WAY”商标案为例，就英文商标显著性的判断问题进行分析，以其有所参考。
二、商标显著性判断的时间标准
判断商标是否具有显著性首先应明确显著性判断的时间，因为显著性处于动态的变化过程中，此时予以核准注册的商标，在使用过程中可能因使用不当丧失显著性。以第1509704号“优盘”商标为例，该商标于1999年8月23日提交注册申请，2001年1月21日经商标局审查后予以核准注册，核定使用商品为计算机存储器等。2002年10月23日，北京华旗资讯数码科技有限公司对该商标提出争议撤销申请，目前该商标已因缺乏显著性被撤销（注1）。
北 京市第一中级人民法院知识产权庭在其编著的《商标确权行政审判疑难问题研究》一书中认为实践中对“通用名称认定的时间点”有两种做法：一是以商标注册申请 日为准，一是以异议或撤销提起日为准。并主张对于在撤销或异议提出时才淡化成为通用名称的，应分情况处理，如果淡化结果是商标注册人的积极行为或消极放任 导致，则予以撤销；如果商标注册人未懈怠维护其商标的显著性，淡化结果是侵权行为导致，则应维持注册（注2）。
笔 者认为，除上述两种做法外，显著性的判断时间还存在另外一种可能，即商标审查或评审时。根据《商标法》的相关规定，结合商标审查与审理情况，商标显著性的 判断在商标申请注册、商标驳回复审、商标异议、商标异议复审、商标争议程序中均可能涉及。就商标申请注册阶段而言，商标申请日与商标局审查日之间存在时间 差，其他程序亦如此。虽然近两年商标审查时间周期大幅缩短，但如果某一商标在申请注册时因缺乏显著性被商标局驳回，而后又申请复审，则商标评审日与商标申 请日之间即存在较大时间差。再者，若商标在驳回复审阶段被核准注册，其后又经异议、异议复审程序；商标注册之后又被他人提出争议撤销申请，则商标审查或审 理之日恐已距商标申请日多年。在此情况下，由于商标使用及保护情况可能已发生重大变化，以商标申请注册日为标准判断商标显著性恐与现实不符；且以商标注册 申请日作为显著性判断的时间标准，可能会使权利人怠于维护商标的显著性。第二种做法在时间差上与第一种做法存在同样的问题，且《商标法》第十一条仅涉及商 标显著性的判断，至于商标注册人的主观意图则非构成要件。此外，从《商标法》第十一条的立法目的上来看，显著性是对商标的本质要求，同时基于商标权的排他 性，不具有显著性的标志由一人作为商标注册，对其他生产经营者显失公平。基于上述考虑，为防止公共资源被特定人独占使用，更好地保护同业者利益及社会利 益，笔者认为，以商标审查或审理时作为显著性判断的时间标准更为有力、适当。《商标评审规则》（2002）第三十五条及《商标评审规则》（2005）第二十七条均有“商标评审委员会审理不服商标局驳回商标注册申请决定的复审案件，应当针对…评审时的事实状态进行评审”的规定，以商标审查或审理时为准与现行法律的规定更为契合。
有 观点认为以商标审查或审理时为准判断商标显著性对当事人不利，因为时间越久，不确定性因素越多，实践中存在不少申请时商标具有显著性，而后丧失显著性之情 形。对此，笔者认为，以商标审查或评审时为判断标准不会对当事人不公。一方面，若最初申请注册商标时其具有显著性，而商标审查或评审时丧失了显著性，则原 因主要应归于当事人在此期间内对商标保护不力，因其自身原因造成的不利后果应由其自己承担。另一方面，《商标法》第十一条亦规定了通过使用获得显著性之情 形，若商标在申请之时本身不具有显著性或显著性较弱，而其通过大量使用具备或增强了区分商品来源的作用，则在商标审查或审理时又可获准或维持注册，从这个 角度来说，以商标审查或审理时为准对当事人有利。
三、英文商标含义的确定
1、固有含义（如辞典中明确的含义解释）
英文商标仅由一个单词构成，且字典中有明确解释的，其含义容易确定。
商标由两个及以上单词组成，词组有固定含义或者虽无固定含义，但单词均较为常见，相关公众结合指定商品，通过各单词的基本含义即可确定商标的整体含义，如国际注册第948297号“SUPERDRIVE”商标，指定使用于计算机光盘驱动器等商品，虽然“DRIVE”有“驾驶、开车、驱动、迫使”等多重含义，但相关公众在看到指定商品时，仍能轻易将其理解为“超级驱动”，而非“超级驾驶”等，故“SUPERDRIVE”商标使用在指定商品上不具有商标应有的显著特征。
2、虽尚无固定含义，但相关公众足以认知
关于“FULL-2WAY”，“FULL”在字典中的含义有“满的、大量的、完全的”等，“WAY”在字典中的含义为“方法、方式、行为、路线、道路”等。这两个单词均为日常常用单词，且上述含义亦为基本含义。一般公众在看到“FULL-2WAY”时，可能会有“满的-两个方法”、“全部-两条路”，或者更简略的“全二线”等多种理解。但需要注意的是，该商标指定使用的商品为“遥控仪器、照明遥控装置”等，如松下电工所述，“FULL-2WAY”是其照明控制系统的名称，FULL-2WAY照明控制系统被广泛应用于办公楼、工厂、体育馆等，也就是说，该商标对应的相关公众并非一般的消费者，而是办公楼、体育馆等大型建筑的照明管理人员，他们一般都有电工、计算机等专业背景，在对“FULL-2WAY”进行理解时，也必然与一般消费者存在差异。具体来说，“FULL”在电工行业的翻译一般为“全”，如“full wave（全波）”、“full-wave symmetry（全波控制）”、“full current（全电流）”、“full power（全功率）”等。而根据认读习惯，当个人面对英文单词时，易将其理解为与自己工作、生活习惯最想关的含义，“WAY”虽有多重含义，相关公众仅从字面意思就可将申请商标理解为“全2线”。且值得一提的是，照明的路线控制在配线上有“单相二线制”、“二相三线制”、“三相四线制”等多种方式，这是电工行业的常识。据此，相关公众在看到“2WAY”时，更有可能将其已为“2线”。
结合松下电工提交的证据，在松下电工提交的FULL-2WAY照明控制系统说明书复印件中，有多处类似“FULL-2WAY照明控制系统为只用两根±24V的信号线将所有控制面板练成网络”、“该系统利用2根无极性信号线进行多重传送”的表述，一方面这是商标局与商标评审委员会将“FULL-2WAY理解为“多重传送全2线式”的直接原因，另一方面也说明松下电工本身在对FULL-2WAY照明控制系统进行说明和宣传时，亦倾向于将“2WAY”的中文含义理解为“二线”。
另外，通过网络搜索引擎对“全二线”进行检索，可以发现，有大量代理销售FULL-2WAY照明控制系统的商家已将“FULL-2WAY照明控制系统”直接对应为“全二线照明控制系统”。来自网络的证据真实性虽不能完全确定，但仍具有一定参考作用。
综上，虽然词典及专业权威书刊中未有关于“FULL-2WAY”固定含义的解释，但根据相关公众的认知，其从字面意思就可将“FULL-2WAY”理解为“全2线”。如若仅以字典或其他书籍作为唯一判断依据，则有失偏颇，因为上层建筑始终滞后于经济基础，不论字典，还是专业书籍对于词汇的收录，都有一定的滞后性，也就是说，某一词汇往往在经济社会层面流行后许久才会被收录，而非先被收录才会存在并有其含义，现有书籍中没有“FULL-2WAY”的固有解释并非其没有固定含义的当然理由。
据此，笔者认为，在对英文商标的含义进行确定时，除参考字典含义外，还应充分考虑到相关公众的专业背景及理解水平，不能仅从一般消费者的角度作出判断。
四、商标显著性的判断
《商标法》第十一条第一款规定，下列标志不得作为商标注册：（一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）缺乏显著特征的。由于“FULL-2WAY”商标显著性的判断仅涉及《商标法》第十一条第一款第（二）项有关技术特点的直接表述，故本文在此部分仅就商标是否仅仅直接表示商品技术特点的问题予以论述。
1、技术特点的表述
根据《商标评审规则》第二部分商标显著特征的审查之四第11点的规定，仅仅直接表示商品的技术特点的标志不得作为商标注册。法院在判决书中称“商评委未举证证明申请商标“FULL-2WAY”具有固定的含义且该固定含义与指定商品的特点有关…，也未提交证据证明同业经营者亦通常使用“FULL-2WAY”描述指定使用商品的相应特点（注3）。对此，首先，松下电工提价了大量“FULL-2WAY”照明控制系统的使用说明，其中多处路线图及其标注中含有“— - — - FULL-2WAY信号线（2根）”、“FULL-2WAY信号线”等，另有多次提到“多重传送FULL-2WAY布线方式不同于一般的布线方式”，并将“一般布线”与“FULL-2WAY”控制进行了对比分析，这说明松下电工本身即是将“FULL-2WAY”作为一种配线方式，而非商标意义上的使用。且如上所述，照明的路线控制在配线上有“单相二线制”、“二相三线制”、“三相四线制”等多种方式，相关公众在看到松下电工的宣传使用册时，很容易将“FULL-2WAY”与配线方式相联系。且如松下电工所述，FULL-2WAY照明控制系统施工简便的原因即为“由于采用了无极性的2根信号线的多重传送系统，与过去的传统布线相比，大大减少了所需电线的数量”。据此，二线式可谓松下电工FULL-2WAY照明控制系统优于其他同业经营者产品的一大原因，同业经营者未使用“FULL-2WAY”描述指定使用商品的相应特点，不能当然地得出申请商标不属于直接描述性标志的结论。以专利为例，申请人对其专利享有独占使用权，但并不表明其专利非技术。“FULL-2WAY”即“全二线”，应是指定商品所属电路系统的配线方式，其直接表示了指定商品的技术特点，当属《商标法》第十一条第一款第二项所指不得作为商标注册之标志。
2、商标审查的地域性与显著性判断
从 法理上将，法律的适用具有地域性特点，商标显著性的审查也当以中国相关公众的判断为依据。商标所标识的商品或服务涉及社会各行各业，商标审查时对于显著性 的判断需要查阅大量资料，而网络不失为最快捷、最有效的途径。虽然网络信息真实性无法确定，但仍可作为参考。商标审查人员及法官在作出判断时也不无例外地 借助网络搜索。如果不查阅其他相关资料，仅依据申请人一家之言作为判断，则难免落入“兼听则明，偏听则暗”的境况。且商标显著性的审查侧重于对公共利益的 保护，网络查询亦是了解社会公众认知的重要方式。笔者通过网络查询得知，全二线在日本已为一项成熟的技术，但在国内尚未发现权威的说明，这也是法院作出判 决的一大依据。虽然“FULL-2WAY”这一简易英文组合商标的含义较易确定，显著性的判断也相对容易，然则诸如此类，相关公众一般不能从字面上获知其含义的标志是否可予以获准注册？
笔者认为，诸如在国外已为成型的或比较先进的技术名 称，但在国内尚属空白，或研究较少，资料亦很少，相关公众又不能从字面上获知其含义的标志，因相关公众的知晓程度较低，如果能够区分商品来源，则注册的可 能性较大。该类商标获准注册后，相关技术又在国内广泛应用的，同行业者或他人认为商标缺乏显著性的，可依据《商标法》第四十一条第一款第规定，请求商评委 予以撤销。